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  PatG § 9 S. 2 Nr. 1, § 139 Abs. 1 S. 1; EPÜ Art. 52 Abs. 1, 53 lit. c), Art. 54 Abs. 5, Art. 56, Art. 64, Art. 69; ZPO § 917, § 936; TRIPS Art. 50 Abs. 1
  Einstweiliger Rechtsschutz bei äquivalenter Patentverletzung - Pemetrexed

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  Wortsinngemäße Benutzung eines Arzneimittelpatents bei Abweichung der angegriffenen Ausführungsform von einer klaren Struktur- und Summenformel

 
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  Einstweiliger Rechtsschutz bei äquivalenter Patentverletzung - Pemetrexed

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  Wortsinngemäße Benutzung eines Arzneimittelpatents bei Abweichung der angegriffenen Ausführungsform von einer klaren Struktur- und Summenformel

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  Wortsinngemäße Benutzung eines Arzneimittelpatents bei Abweichung der angegriffenen Ausführungsform von einer klaren Struktur- und Summenformel

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Kurzfassungen/Presse

• Wolters Kluwer (Kurzinformation)

  Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln

Verfahrensgang

• LG München I, 24.06.2016 - 21 O 5583/16
• OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

Papierfundstellen

• BeckRS 2017, 118983

Wird zitiert von ... (17)Neu Zitiert selbst (18)

• BGH, 14.06.2016 - X ZR 29/15

  Pemetrexed - Europäisches Patent: Voraussetzungen einer Patentverletzung mit …

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Soweit der Bundesgerichtshof ausgeführt habe, dass der Fachmann eine gewisse Unschärfe als mit dem technischen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansehe und daher eine derart präzise Angabe nicht ohne Weiteres den Schluss rechtfertige, dass der Einsatz einer gleichwirkenden und für den Fachmann auffindbaren Verbindung nicht am Sinngehalt des Patents orientiert sei (Urteil v. 14.06.2016, Az. X ZR 29/15, GRUR 2016, 921 Rn. 77 f. - Pemetrexed), könne dem in Bezug auf den vorliegenden Sachverhalt nicht zugestimmt werden.

  Weiterhin sei auch vor dem Hintergrund der Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 14.06.2016 (Az.: X ZR 29/15 - Pemetrexed) die Annahme einer Auswahlentscheidung, die der erforderlichen Gleichwertigkeit eines Ersatzmittels für eine äquivalente Patentverletzung entgegenstehe, vorliegend nicht ausgeschlossen, nachdem das vormalige Grundpatent EP 0432677/DE 69025723 (Anlage AG 21) für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich dem vorliegend einzig beanspruchten Pemetrexeddinatrium ausdrücklich eine "vorteilhafte" Eigenschaft zugewiesen habe.

  Die vom Verfügungspatent gelöste Aufgabe bestehe nach der hierzu ergangenen Entscheidung des Bundesgerichtshofes darin, die nachteiligen toxischen Effekte des verwendeten Antifolats zu verringern, und dabei die angestrebten Wirkungen (d. h. die Tumorhemmung) aufrechtzuerhalten (BGH Urteil vom 14.06.2016, Az.: X ZR 29/15 Rn. 17 - Pemetrexed).

  Der Bundesgerichtshof habe unmissverständlich klargestellt, dass es sich bei dem Verfügungspatent als "Schweizer Anspruch" um einen zweckgebundenen Stoffschutz handele (Urteil vom 14.06.2016, Az.: X ZR 29/15 Rn. 83 ff. -Pemetrexed).

  Die Argumentation der Antragsgegnerin, wonach Aufgabe des Verfügungspatents die Herstellung eines Arzneimittels sei, so dass die Beurteilung der Gleichwirkung des Merkmals "Pemetrexeddinatrium" nicht auf den Aspekt der Antifolatwirkung beschränkt werden könne, sondern auch die Wirkungen der Gegenionen auf Galenik, Verträglichkeit, Therapieeffizienz usw. von Bedeutung sein, stehe im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Verfügungspatent (Urteil vom 14.06.2016, Az.: X ZR 29/15 Rn. 17, 84 - Pemetrexed), wonach dieses nicht die Herstellung eines Arzneimittels betreffe, sondern einen zweckgebundenen Stoffschutz begründe.

  Da sich die Vorgaben der deutschen Rechtsprechung von jenen der englischen Gerichte unterschieden, habe sich das Landgericht bei seiner Entscheidung nicht im Einzelnen mit der Entscheidung der englischen Gerichte auseinandersetzen müssen Der Bundesgerichtshof habe in der Entscheidung vom 14.06.2016 (Az.: X ZR 29/15 -Pemetrexed) keine Zweifel daran gelassen, dass der "Schweizer Anspruch" einen zweckgebundenen Stoffschutz zum Gegenstand habe und nicht die Herstellung eines Arzneimittels betreffe.

  Die diesbezüglichen Aussagen des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung zum Verfügungspatent (Urteil vom 14.06.2016, Az.: X ZR 29/15 - Pemetrexed) ließen sich ohne Einschränkung auf den vorliegenden Fall übertragen.

  Davon ausgehend hat das Landgericht zutreffend die Aufgabe der verfügungspa-tentgemäßen Erfindung darin gesehen, die durch die potentiell lebensbedrohlichen Toxizitäten verbliebene Limitierung bei der optimalen Verabreichung von Antifolaten zu überwinden (Patentschrift, Anlage HL 3, HL 3a, [0001]) und bestimmte toxische Effekte, wie Mortalität und nicht-hämatologische Ereignisse, wie Hautausschläge und Müdigkeit, signifikant zu reduzieren, ohne die therapeutische Wirksamkeit des Anti-folats nachteilig zu beeinflussen (Patentschrift, Anlage HL 3, HL 3a, [0005]; vgl. auch BGH GRUR 2016, 921 Rn. 17 - Pemetrexed).

  Eine wortsinngemäße Verwirklichung der geltend gemachten Patentansprüche hat das Landgericht zutreffend mit der Begründung verneint, dass der in Merkmal 11.1 genannte Begriff "Pemetrexeddinatrium" als klar definierte chemische Substanz mit einer für den Fachmann klaren Struktur- und Summenformel nicht als "Pemetrexed" auszulegen ist (ebenso BGH GRUR 2016, 921 Rn. 30 - Pemetrexed), wogegen sich die Antragstellerin nicht mehr gewandt hat, so dass hierzu keine weiteren Ausführungen mehr veranlasst sind.

  Der Schutzbereich des Patents wird auf diese Weise nach Maßgabe dessen bestimmt, was der Fachmann auf der Grundlage der erfindungsgemäßen Lehre als äquivalent zu erkennen vermag, und damit an dem Gebot des Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ ausgerichtet, bei der Bestimmung des Schutzbereichs einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden (…BGH GRUR 2015, 361, Rn. 18 - Kochgefäß;… BGH GRUR 2011, 313 Rn. 35 - Crimpwerkzeug IV; BGH GRUR 2016, 921 Rn. 74 -Pemetrexed).

  Wie der Bundesgerichtshof zu dem hiesigen Verfügungspatent festgestellt hat (Urteil vom 14.06.2016, GRUR 2016, 921 Rn. 83, 84 - Pemetrexed), ist Gegenstand der Patentansprüche nicht ein Herstellungs- oder Zubereitungsverfahren - auch wenn der Anspruch aufgrund der Formulierung im Schweizer Anspruchsformat ("Swiss type claim") dem Wortlaut nach auf die Herstellung gerichtet ist - sondern die Eignung des Stoffes für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft.

  Die Lehre des Verfügungspatents bezieht sich aber - wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 14.06.2016 (GRUR 2016, 921 -Pemetrexed) klargestellt hat - nicht gegenständlich auf das Herstellungsverfahren, sondern es handelt sich um einen verwendungsbezogenen Stoffschutz, unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf zweckgebundenen Stoffschutz, auf die Verwendung des Medikaments oder auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck gerichtet ist; der Sache nach ist die besondere Eigenschaft des Stoffs geschützt, die auch dem hergestellten Medikament innewohnt (…BGH a.a.O. 83, 84 - Pemetrexed).

  Die Lehre des Verfügungspatents geht aber - wie oben bereits ausgeführt - nicht dahin, dass Pemetrexed in gelöster Form hergestellt wird, sondern es handelt sich um einen verwendungsbezogenen Stoffschutz (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 83, 84 - Pemetrexed).

  aa) Die Annahme der für eine äquivalente Verletzung erforderlichen Gleichwertigkeit, setzt voraus, dass die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 49 - Pemetrexed; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I;… BGH GRUR 2011, 313 Rn. 35 -Crimpwerkzeug IV).

  cc) Wie der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 14.06.2016 (GRUR 2016, 921 Rn. 49 ff. -Pemetrexed) festgestellt hat, kann eine Verletzung des Verfügungspatents mit äquivalenten Mitteln vorliegend nicht unter Rückgriff auf die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zur Auswahlentscheidung verneint werden.

  (1.) Danach ist eine Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen, die zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar sein mag, von der der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte, weil sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung beschränkt, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 50 - Pemetrexed;… BGH GRUR 2011, 701 Rn. 36 -Okklusionsvorrichtung;… BGH, GRUR 2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).

  Als konkrete Ausführungsform dieser Erfindung wird aber nur die Verwendung von Pemetrexeddinatrium aufgezeigt (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 55 ff. - Pemetrexed).

  Eine Erweiterung der Grundsätze zur Auswahlentscheidung auf Ausführungsformen, die aufgrund der Angaben in der Patentschrift zwar nicht offenbart, aber auffindbar waren, würde hingegen schon deshalb zu weit führen, weil die Auffindbarkeit eine Grundvoraussetzung für die Bejahung von Äquivalenz ist und der Einsatz abgewandelter Mittel dann folglich niemals zu einer Patentverletzung führen könnte (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 61 -Pemetrexed).

  (3.) Wie der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 14.06.2016 (GRUR 2016, 921 Rn. 63 ff. -Pemetrexed) weiter festgestellt hat, führt auch der Umstand, dass im Zuge des Patenterteilungsverfahrens eine Konkretisierung auf Pemetrexeddinatrium erfolgt ist, nicht dazu, dass alle übrigen Formen des Antifolats Pemetrexed vom Schutzbereich des Patent ausgenommen sind.

  Der Bundesgerichtshof hat insoweit im Ergebnis offen gelassen, ob bei der Auslegung der geltenden Fassung eines Patents grundsätzlich auf Unterlagen aus dem Erteilungsverfahren zurückgegriffen werden darf (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 64 - Pemetrexed), was - wie das Erstgericht zu Recht ausführt - im Hinblick auf Rechtssicherheitserwägungen Bedenken begegnet.

  Vielmehr ist die Beschränkung von Pemetrexed auf Pemetrexeddinatrium erfolgt, da Pemetrexed als solches nicht als offenbart angesehen wurde (vgl. Bescheid vom 17.05.2005, Anlage AG 15, AG 15a), so dass dem keine bewusste Auswahl des Anmelders zugrunde lag, sondern dies auf formellen Zwängen beruhte (vgl. auch BGH GRUR 2016, 921 Rn. 72 -Pemetrexed).

  Die Erwähnung der Klasse der Antifolate in der Beschreibung der Patentschrift einerseits und die Beschränkung der Ansprüche auf das Antifolat Pemetrexed (als Pemetrexddinatrium) andererseits im Zuge des Erteilungsverfahrens vermag demgegenüber allenfalls andere Antifolate auszuschließen, nicht aber sämtliche Derivate des einen - vermeintlich ausgewählten - Antifolats Pemetrexed (vgl. auch BGH GRUR 2016, 921 Rn. 70 - Pemetrexed).

  (4.) Schließlich kann die Orientierung am Patentanspruch nicht allein deshalb verneint werden, weil der Begriff "Pemetrexeddinatrium" eine exakte Umschreibung für eine bestimmte chemische Verbindung darstellt, deren Detaillierungsgrad mit demjenigen einer Zahlenangabe vergleichbar ist (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 77 ff. -Pemetrexed).

  Denn dies bedeutet nicht, dass der Einsatz einer gleichwirkenden für den Fachmann auffindbaren Verbindung nicht ebenfalls am Sinngehalt des Pa tentanspruchs orientiert sein kann, weil der Fachmann eine gewisse Unschärfe als mit dem technischen bzw. stofflichen Sinngehalt einer Zahlenangabe oder einer chemischen Formel vereinbar ansieht (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 77, 78 -Pemetrexed).

  Auch dem Umstand, dass in der Beschreibung des Klagepatents (Anlage HL 3, HL 3 a [0022]) ausdrücklich ausgeführt wird, das Antifolat zur Verwendung in der Erfindung sei Pemetrexeddinatrium, kann eine darüber hinausgehende Festlegung ebenso wenig entnommen werden, wie dem mit der Definition näher charakterisierten Begriff im Patentanspruch selbst (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 81 -Pemetrexed).

• BGH, 13.01.2015 - X ZR 81/13

  EPÜ Art. 69; PatG § 14; IntPatÜbkG Art. II § 3 i. d. F vom 20. Dezember 1991

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Artikels 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (st. Rspr. vgl. BGH GRUR 2015, 361, Rn. 18 - Kochgefäß; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; BGH GRUR 2007, 959, 961 - Pumpeinrichtung).

  Der Schutzbereich des Patents wird auf diese Weise nach Maßgabe dessen bestimmt, was der Fachmann auf der Grundlage der erfindungsgemäßen Lehre als äquivalent zu erkennen vermag, und damit an dem Gebot des Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ ausgerichtet, bei der Bestimmung des Schutzbereichs einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden (BGH GRUR 2015, 361, Rn. 18 - Kochgefäß;… BGH GRUR 2011, 313 Rn. 35 - Crimpwerkzeug IV;… BGH GRUR 2016, 921 Rn. 74 -Pemetrexed).

  Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar (BGH GRUR 2015, 361 Rn. 19 - Kochgefäß; BGH GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr;… BGH GRUR 2012, 1122 Rn. 19 - Palettenbehälter III).

  Als gleichwirkend kann eine Ausführungsform nur dann angesehen werden, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll (BGH GRUR 2015, 361 Rn. 19 - Kochgefäß;… BGH GRUR 2012, 1122 Rn. 26 - Palettenbehälter III;… Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Auflage 2017, A.V.2. Rn. 107).

  Auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach es für eine Gleichwirkung auch genügen kann, dass eine nach dem Patentanspruch erforderliche Wirkung durch abgewandelte Mittel nur in eingeschränktem Umfang erzielt wird (BGH GRUR 2015, 361 Rn. 25 - Kochgefäß), kommt es demnach hier nicht an.

• LG München I, 24.06.2016 - 21 O 5583/16

  Erfolgreiche einstweilige Verfügung wegen Patentverletzung durch ein Generikum …

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 24.06.2016, Az. 21 O 5583/16, wird zurückgewiesen.

  Das Landgericht München I hat auf Antrag der Antragstellerin vom 05.04.2016 mit Beschluss vom 06.04.2016, Az. 21 O 5583/16 (Bl. 44 /47 d. A.), eine einstweilige Verfügung erlassen, durch die der Antragsgegnerin bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt wurde, Pemetrexed als Pemetrexeddisäure, sinnfällig hergerichtet für die Verwendung bei der Herstellung eines Arzneimittels zur Verwendung in einer Kombinationstherapie zur Hemmung eines Tumorwachstums bei Säugern, worin das Arzneimittel in Kombination mit Vitamin B12 und Folsäure verabreicht werden soll, wobei Vitamin B12 als intramuskuläre Injektion und Folsäure oral als Tablette verabreicht werden soll, in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

  Das erstinstanzliche Urteil vom 24.06.2016 (Az.: 21 O 5583/16) vollumfänglich aufzuheben;.

  die Berufung der Verfügungsbeklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 24.06.2016, Az.: 21 O 5583/16, zurückzuweisen und die einstweilige Verfügung des Landgerichts München I vom 06.04.2016 zu bestätigen.

 
• BGH, 10.05.2011 - X ZR 16/09

  Okklusionsvorrichtung

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  (1.) Danach ist eine Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen, die zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar sein mag, von der der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte, weil sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung beschränkt, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre (…BGH GRUR 2016, 921 Rn. 50 - Pemetrexed; BGH GRUR 2011, 701 Rn. 36 -Okklusionsvorrichtung;… BGH, GRUR 2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).

  Für Fallgestaltungen, in denen dem Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu Grunde liegt, wird das Erfordernis der Orientierung am Patentanspruch dahin konkretisiert, dass die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen müssen (BGHZ GRUR 2011, 701 Rn. 35 - Okklusionsvorrichtung).

  Deshalb ist eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (BGHZ GRUR 2011, 701 Rn. 35 - Okklusi-onsvorrichtung;… BGH, GRUR 2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).

• BGH, 12.03.2002 - X ZR 168/00

  Schneidmesser I

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Artikels 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (…st. Rspr. vgl. BGH GRUR 2015, 361, Rn. 18 - Kochgefäß; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; BGH GRUR 2007, 959, 961 - Pumpeinrichtung).

  aa) Die Annahme der für eine äquivalente Verletzung erforderlichen Gleichwertigkeit, setzt voraus, dass die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine gleichwertige Lösung in Betracht zieht (…BGH GRUR 2016, 921 Rn. 49 - Pemetrexed; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I;… BGH GRUR 2011, 313 Rn. 35 -Crimpwerkzeug IV).

• BGH, 14.12.2010 - X ZR 193/03

  Crimpwerkzeug IV

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Der Schutzbereich des Patents wird auf diese Weise nach Maßgabe dessen bestimmt, was der Fachmann auf der Grundlage der erfindungsgemäßen Lehre als äquivalent zu erkennen vermag, und damit an dem Gebot des Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ ausgerichtet, bei der Bestimmung des Schutzbereichs einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden (…BGH GRUR 2015, 361, Rn. 18 - Kochgefäß; BGH GRUR 2011, 313 Rn. 35 - Crimpwerkzeug IV;… BGH GRUR 2016, 921 Rn. 74 -Pemetrexed).

  aa) Die Annahme der für eine äquivalente Verletzung erforderlichen Gleichwertigkeit, setzt voraus, dass die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine gleichwertige Lösung in Betracht zieht (…BGH GRUR 2016, 921 Rn. 49 - Pemetrexed; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; BGH GRUR 2011, 313 Rn. 35 -Crimpwerkzeug IV).

• BGH, 13.09.2011 - X ZR 69/10

  Diglycidverbindung

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  (1.) Danach ist eine Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen, die zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar sein mag, von der der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte, weil sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung beschränkt, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre (…BGH GRUR 2016, 921 Rn. 50 - Pemetrexed;… BGH GRUR 2011, 701 Rn. 36 -Okklusionsvorrichtung; BGH, GRUR 2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).

  Deshalb ist eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (…BGHZ GRUR 2011, 701 Rn. 35 - Okklusi-onsvorrichtung; BGH, GRUR 2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).

• BGH, 17.04.2007 - X ZR 1/05

  Pumpeinrichtung

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Artikels 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (…st. Rspr. vgl. BGH GRUR 2015, 361, Rn. 18 - Kochgefäß; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; BGH GRUR 2007, 959, 961 - Pumpeinrichtung).

  Die angegriffene Ausführungsform muss in ihrer für die Merkmalsverwirklichung relevanten Gesamtheit eine auffindbar gleichwertige Lösung darstellen (BGH GRUR 2007, 959 Rn. 21 - Pumpeinrichtung;… Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Auflage 2017, A. V. 2. Rn. 111).

• BGH, 17.07.2012 - X ZR 113/11

  Palettenbehälter II

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar (…BGH GRUR 2015, 361 Rn. 19 - Kochgefäß; BGH GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr; BGH GRUR 2012, 1122 Rn. 19 - Palettenbehälter III).

  Als gleichwirkend kann eine Ausführungsform nur dann angesehen werden, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll (…BGH GRUR 2015, 361 Rn. 19 - Kochgefäß; BGH GRUR 2012, 1122 Rn. 26 - Palettenbehälter III;… Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Auflage 2017, A.V.2. Rn. 107).

• BGH, 13.10.2015 - X ZR 74/14

  Patentverletzung: Verwirklichung der geschützten Lehre durch eine im …

  Auszug aus OLG München, 18.05.2017 - 6 U 3039/16

  Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (BGH GRUR 2016, 169 Rn. 16 m. w. N. - Luftkappensystem).

  Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen; aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH GRUR 2016, 169 Rn. 16 m. w. N. - Luftkappensystem).

• BPatG, 17.07.2018 - 3 Ni 23/16
• BGH, 16.12.2008 - X ZR 89/07

  Olanzapin
• BGH, 12.07.1990 - X ZR 121/88

  Umfang des Schutzbereichs eines Patents; Voraussetzungen einer Patentverletzung …
• BGH, 18.05.1999 - X ZR 156/97

  Räumschild
• BGH, 17.03.1994 - X ZR 16/93

  Umfang des Schutzbereichs eines Patents; Voraussetzungen der Verwirkung …
• BGH, 28.06.2000 - X ZR 128/98

  Bratgeschirr
• BGH, 06.05.2014 - X ZR 36/13

  Patentverletzungsverfahren: Pflicht zur Prüfung einer Patentverletzung mit …
• BGH, 14.06.1988 - X ZR 5/87

  Schutz eines europäischen Patents betreffend eine Apparatur für …

• LG München I, 19.11.2021 - 21 O 9358/21

  Äquivalente Verletzung eines Verwendungspatents

  Vor diesem Hintergrund betrifft die Erfindung das technische Problem, die nachteiligen toxischen Effekte, die durch die Verabreichung von Pemetrexeddinatrium verursacht werden, ohne Beeinträchtigung der therapeutischen Wirksamkeit zu reduzieren (…BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 20 - Pemetrexed II;… BGH GRUR 2016, 921 Rn. 10 ff. - Pemetrexed; OLG München PharmR 2017, 402 Rn. 53).

  Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Artikels 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (…st. Rspr. vgl. BGH GRUR 2015, 361 Rn. 18 - Kochgefäß; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; GRUR 2007, 959, 961 - Pumpeinrichtung;… BGH GRUR 2016, 921 Rn. 49 f. - Pemetrexed; OLG München PharmR 2017, 402 Rn. 62).

  Das Natrium-Kation spielt insoweit - wie dem Fachmann bekannt ist - keine Rolle (OLG München PharmR 2017, 402 Rn. 65 f.).

  Für den angesprochenen Durchschnittsfachmann war allerdings zum Prioritätszeitpunkt in Kenntnis des Klagepatents ersichtlich, dass für die Lösung der Aufgabe der Patentansprüche anstelle des Natriumions auch ein alternatives Gegenion zu dem Pemetrexed-Anion eingesetzt werden könnte, da die aufgabengemäßen Wirkungen des Patents allein durch das Pemetrexed-Anion hervorgerufen werden und die Wahl des Kations insoweit keine Rolle spielt (vgl. bereits OLG München PharmR 2017, 402 Rn. 73).

  Ein Austauschmittel kann vielmehr auch dann ohne erfinderische Tätigkeit als gleichwirkend aufgefunden werden, wenn es noch andere "naheliegendere" Varianten gibt (vgl. OLG München PharmR 2017, 402 Rn. 74).

  Es ist allerdings nicht ersichtlich und seitens der Beklagten auch nicht hinreichend substantiiert dargelegt, dass derartige Versuche einen das Erkenntnisvermögen des Durchschnittsfachmanns übersteigenden Aufwand erfordert hätten, also über - ggf. zeitaufwändige - Routineversuche hinausgingen und ein erfinderisches Bemühen voraussetzten (vgl. OLG München PharmR 2017, 402 Rn. 73; s.a. Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 16.10.2019 betreffend das Patent EP '064, Anlage K 36, Ziff. 15.4.18: "Finally the Patentee argued it was difficult to prepare the arginine salt. However there appears not to be any technical prejudice in the field as the pemetrexed sodium salt has already been prepared (D1 and D 2) and this assertion has not been supported by experimental evidence.

  Sie sind hierfür jedoch keine notwendige Voraussetzung (OLG München PharmR 2017, 402 Rn. 78 m.w.N.).

• OLG München, 01.08.2019 - 6 U 2238/19

  Rechtsbestand im einstweiligen Verfügungsverfahren

  Denn der NiK 16 könne man - wie das EPA sowie das LG München I in der Entscheidung 21 O 22243/15, dort Seite 20 ff., und der Senat in der Entscheidung 6 U 3039/16, dort Seite 55 ff., angenommen hätten - die Aussage entnehmen, zwischen einer Toxizität und einem Mangel an Vitamin B 12 bestehe kein Zusammenhang.

  Die Auffassung der Einspruchsabteilung und ihr folgend der hiesigen Kammer zum Az. 21 O 22243/15 sowie des Senats (Az. 6 U 3039/16), wonach die NiK 16 (= D 9) von dem Bestreben, Vitamin B 12 zu verabreichen, weggeführt hätte, da keine Korrelation zwischen dem Vitamin B 12-Defizit-Marker Methylmalonsäure und einem erhöhten Homocysteinspiegel festgestellt worden sei, beruhe auch auf der Einschätzung des Offenbarungsgehalts der dortigen Entgegenhaltung D 29. Diese besage, dass ein Mangel an Vitamin B 12 nicht nur zu einem erhöhten Homocystein-Spiegel führe, sondern auch zu einem erhöhten Methylmalonsäure-Spiegel.

  (7.) Soweit die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 27.12.2010 die Auffassung vertreten hat (Anlage HL 15, HL 15a), dass die Entgegenhaltungen NiK 16 (Niyikiza) und NiK 8 (Niyikiza) offenbarten, dass bei dem für Vitamin B 12 spezifischen Methylmalonsäurespiegel (MMA) gerade keine Korrelation mit den Toxizitäten von Pemetrexed zu beobachten sei, und den Fachmann daher von der Relevanz einer Verabreichung von Vitamin B 12 - auch unter Berücksichtigung dessen, dass ein Vitamin-B12-Mangel auch erhöhtes Homocystein verursachen kann - wegführten (ebenso Senat, Urt. vom 18.05.2017, Az. 6 U 3039/16, Seite 57 und Landgericht München I…, Urt. vom 24.06.2016, Az. 21 O 5583/16, Seiten 27/28), hat sich das Bundespatentgericht - wie sich aus den Ausführungen auf Seite 26 unter Buchstabe g) seiner Entscheidung (Anlage HL 4) sowie aus dem von der Antragstellerin zitierten qualifizierten Hinweis vom 26.03.2018 ergibt - mit dieser Argumentation auseinandergesetzt, ist dem jedoch nicht gefolgt (…vgl. BGH GRUR 2010, 950 Rn. 14, 15 - Walzenformgebungsmaschine).

• LG München I, 17.08.2017 - 7 O 11152/17

  Fehlender Rechtsbestand eines Verfügungszertifikats

  Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgericht München ist es grundsätzlich nicht notwendig, dass das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat; für den Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentsachen ausreichend ist bereits vielmehrneben der Glaubhaftmachung einer Patentverletzung sowie der zeitlichen Dringlichkeit - ein mit hoher Wahrscheinlichkeit zu prognostizierender, d.h. hinreichend gesicherter, Rechtsbestand des Verfügungspatents (OLG München, Urteil vom 26.7.2012 - 6 U 1260/12, BeckRS 2012, 16104, Urteilsumdruck S. 20; Urteil vom 18.05.2017 - 6 U 3039/16, BeckRS 2017, 118983, Rn. 100).

  Dies ist eine Frage der hinreichenden Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs (OLG München, Urteil vom 18.05.2017 - 6 U 3039/16, BeckRS 2017, 118983, Rn. 100) bzw. des Verfügungsgrundes.

 
• LG München I, 05.04.2019 - 21 O 19033/16

  Patentverletzung - Schutzfähigkeit der Erfindung

  bb) Die Auffassung der Einspruchsabteilung und ihr folgend der hiesigen Kammer in der Sache 21 O 22243/15 und des OLG München in der Sache 6 U 3039/16, wonach die NIK16 (=D9) von dem Bestreben, Vitamin B12 zu verabreichen, weggeführt hätte, da keine Korrelation zwischen dem Vitamin B12-Defizit-Marker Methylmalonsäure und einem erhöhten Homocysteinspiegel festgestellt worden sei, beruht auch auf der Einschätzung des Offenbarungsgehalts der dortigen Entgegenhaltung D29.
• LG München I, 14.12.2017 - 7 O 17693/17

  Einstweiliger Rechtsschutz gegen Patentverletzung ohne Einspruchs- oder …

  Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts München ist es zwar grundsätzlich nicht notwendig, dass das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat; für den Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentsachen ausreichend ist bereits vielmehr - neben der Glaubhaftmachung einer Patentverletzung sowie der zeitlichen Dringlichkeit - ein mit hoher Wahrscheinlichkeit zu prognostizierender, d. h. hinreichend gesicherter, Rechtsbestand des Verfügungspatents (OLG München, Urteil vom 26.7.2012 - 6 U 1260/12, BeckRS 2012, 16104, Urteilsumdruck S. 20; Urteil vom 18.05.2017 - 6 U 3039/16, BeckRS 2017, 118983, Rn. 100).

  Dies ist eine Frage der hinreichenden Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs (OLG München, Urteil vom 18.05.2017 - 6 U 3039/16, BeckRS 2017, 118983, Rn. 100; LG München I, Endurteil vom 17.8.2017 - 7 O 11152/17, BeckRS 2017, 126085) bzw. des Verfügungsgrundes.

• LG München I, 03.04.2019 - 21 O 22243/15

  Beseitigung von Verfügungsmaßnahmen

  Eine in einem Parallelverfahren eingelegte Berufung gegen eine durch Urteil erlassene Unterlassungsverfügung des hiesigen Kammer zugunsten der Aufhebungsbeklagten aufgrund des Verfügungspatents war erfolglos (OLG München, Az. 6 U 3039/16, Anlage HLNK36).

  bb) Die Auffassung der Einspruchsabteilung und ihr folgend der hiesigen Kammer in der Sache 21 O 22243/15 und des OLG München in der Sache 6 U 3039/16, wonach die NIK16 (=D9) von dem Bestreben, Vitamin B12 zu verabreichen, weggeführt hätte, da keine Korrelation zwischen dem Vitamin B12-Defizit-Marker Methylmalonsäure und einem erhöhten Homocysteinspiegel festgestellt worden sei, beruht auch auf der Einschätzung des Offenbarungsgehalts der dortigen Entgegenhaltung D29.

• LG München I, 24.07.2020 - 21 O 8568/20

  Einstweilige Verfügung wegen äquivalenter Patentverletzung nach Wiederherstellung …

  Soweit sich die Verfügungsklägerin im Wesentlichen auf die Entscheidung des OLG München vom 18.05.2017 mit dem Az. 6 U 3039/16 berufe, könne sie damit nicht durchdringen.

  Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, müssen gemäß dem BGH und ihm folgend dem OLG München (vgl. PharmaR 2017, 402 Rn. 62) drei Voraussetzungen erfüllt sein:.

• BPatG, 17.07.2018 - 3 Ni 23/16
  al., Abstract *907, Proceedings of ASCO 1997, 16, S. 256a HLNK33 McLean, G. R. et al., Blood, 1997, 89, S. 235 bis 242 HLNK36 OLG München, Urteil vom 18. Mai 2017 - 6 U 3039/16, 60 Seiten.
• OLG München, 04.04.2018 - 6 W 164/18

  Anforderungen an Rechtsbestand eines Verfügungspatents

  Ist in einem zweiseitigen Verfahren bereits eine Entscheidung über eine Nichtigkeitsklage oder einen Einspruch gegen das Verfügungspatent ergangen, in der das Verfügungspatent aufrechterhalten wurde, so wird in der Regel davon auszugehen sein, dass der Rechtsbestand des Verfügungspatents hinreichend gesichert ist (Senat, Urt. v. 18.5.2017 - 6 U 3039/16, BeckRS 2017, 118983 = Pharmarecht 2017, 402 und juris, dort Tz. 113 betreffend die das Verfügungspatent aufrechterhaltende Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA).
• LG München I, 29.09.2022 - 7 O 4716/22

  Anforderungen an den hinreichend gesicherten Rechtsbestand im einstweiligen …

  Dabei kann nach der bisherigen Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, der sich das Oberlandesgericht München im Jahr 2020 teilweise angeschlossen hat (wegen der bis dahin geltenden hiervon abweichenden ständigen Rechtsprechung vgl. OLG München GRUR-RS 2017, 118983 - Pemetrexed, Rn. 88 und 100), grundsätzlich nur dann von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat (OLG München, GRUR 2020, 385 - Elektrische Anschlussklemme; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2008, 329 = InstGE 9, 140 [146] - Olanzapin; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 236 - Flupirtin-Maleat; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 BeckRS 2010, 15862 - Harnkatheterset).
• LG München I, 27.10.2022 - 7 O 10295/22

  Vermutungswirkung für den Rechtsbestand des Verfügungspatents
• LG München I, 03.04.2019 - 21 O 1474/19

  Zurückweisung eines Verfügungsantrages wegen Nichtigkeit des Verfügungspatentes - …
• LG München I, 03.04.2019 - 21 O 2146/19

  Kein ausreichend gesicherter Rechtsbestand bei Nichtigkeit des Verfügungspatents
• LG München I, 16.12.2022 - 21 O 12582/22

  Zeitliche Dringlichkeit bei notwendiger Untersuchung des mutmaßlich …
• LG München I, 03.04.2019 - 21 O 19970/16

  Aufhebung einer einstweiligen Verfügung wegen Nichtigerklärung des …
• LG München I, 03.04.2019 - 21 O 2147/19

  Verfügungsantrag wegen Patentverletzung trotz erstinstanzlicher Vernichtung des …
• LG München I, 24.07.2020 - 21 O 8569/20

  Einstweilige Verfügung wegen äquivalenter Patentverletzung